Capítulo LXXX

Otras medidas cautelares

Osvaldo Alfredo Gozaíni

612. Las medidas cautelares en materia de marcas [arriba] 

La Ley N° 22362 (Ley de Marcas) establece en el artículo 38 bajo el título “Medidas precautorias” lo siguiente:

Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca en infracción conforme a lo establecido en el artículo 31, puede solicitar al juez competente: a) el embargo de los objetos; b) su inventario y descripción; c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.

Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que este carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho.

Este artículo se complementa con el siguiente que obliga al usuario de una marca a dar informaciones relativas a la mercadería que porta el registro; quizás la más importante sea la que se refiere al origen de esta.3207 La disposición requiere que la persona, en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, acredite e informe sobre:

a. el nombre y dirección de quién se los vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva;

b. la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva;

c. la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.

Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el art. 38.

La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación o imitación fraudulenta. Esos informes podrán ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a este efecto por un plazo determinado.

El marco legal que se presenta como medidas precautorias es más que eso pues constituye un régimen procesal que diferencia los requisitos habituales de procedencia de una cautelar típica, convirtiendo al sistema en un mecanismo de tutela diferenciada que modifica algunas reglas y crea otras que podríamos nominar como “especiales”.

Actuando son, al mismo tiempo, medidas preliminares y precautorias porque, por un lado, preceden al juicio ordinario que debe promoverse y, por otro, impiden la desaparición de los productos supuestamente en infracción, asegurando la prueba instrumental y pericial ulterior.

La verosimilitud del derecho, presupuesto básico del tema,3208 en el caso tiene que resolver si proviene de un derecho subjetivo generado por la “propiedad de la marca” o si tolera el interés legítimo del que tiene habitualidad de uso de una marca que no registra, pero que ha creado clientela con ella; e inclusive, saber si la providencia que se persigue también puede fundarse con un interés difundido a todos que, eventualmente, puede quedar representado por grupos o asociaciones constituidas.

Recuérdese que la tutela cautelar atiende el derecho del que pide y el objeto sobre lo que recae y produce efectos, por lo que, en el caso, no se trata sólo de prevenir o impedir que se produzca un daño generado por el uso indebido de una marca (en cuyo caso, sería una defensa de carácter patrimonial), sino que además se persigue asegurar la cosa que puede probar un hecho ilícito; y determinar los individuos de esa cadena de responsabilidades.

El peligro en la demora,3209 que tiene en la configuración de los presupuestos generales la necesidad de demostrar el riesgo inminente de no actuar con prontitud, encuentra en la ley de marcas el mismo significado, con el agregado que, en los conflictos de índole marcaria, la caución que debe prestarse por el dictado de medidas precautorias debe fijarse teniendo en cuenta, además del derecho invocado por el actor, la trascendencia de la denominación en pugna con la consecuente importancia de los perjuicios que pudieran irrogarse.3210 En este último aspecto, también la caución del artículo 35 de la ley en cita comporta sustancialmente una decisión de naturaleza cautelar y corresponde interpretar su funcionamiento de acuerdo con dicha naturaleza.

612.1 Legitimación

Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente (art. 4, Ley de marcas); delimitación que es más amplia que el reduccionismo que hace el artículo 38 cuando accede el derecho de solicitar medidas cautelares al propietario de la marca.

La dualidad de criterios esboza al menos dos posiciones: la de quienes entienden que no hay limitación alguna y que, por tanto, quien tiene derecho como interés puede peticionar las providencias precautorias; y la de otros que sostienen que la posibilidad de entablar medidas cautelares sólo es para la demanda por cese de uso de marca respecto de quien acredita la titularidad.

Al respecto, Jorge Otamendi sostiene:

… sólo el propietario de la marca registrada puede solicitar la realización de las medidas. El titular de una solicitud en trámite no puede hacerlo. Recién nace el derecho de propiedad y la exclusividad inherente con el registro de la marca (art. 4). Asimismo, según lo dispone el art. 31, el delito marcario existe únicamente cuando la marca infringida está registrada.3211 Si la marca estuviera registrada a nombre de más de una persona, cualquiera de los copropietarios puede solicitar la realización de las medidas precautorias. El art. 9 faculta a cualquiera de los titulares a “iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa [...] salvo estipulación en contrario”. Es obvio que estas medidas son parte de la defensa de la marca y que ello faculta a cualquier copropietario a solicitarlas. Es posible, aunque inusual, que los copropietarios decidan que deben actuar conjuntamente o que sólo alguno de ellos puede hacerlo. Sin embargo, este acuerdo no evitaría que cualquiera de ellos denunciara el delito ante el juez y que este actuara de oficio.3212

También puede ordenar estas medidas de oficio el juez que tomare conocimiento de la infracción marcaria. Ello puede suceder, por ejemplo, ante la denuncia del delito por un particular no titular de la marca infringida.

Por su parte, Ernesto Aracama Zorraquín interpreta que el artículo 4 de la Ley N° 22362 sólo legitima al titular de una marca registrada “… por la razón de que la ley de marcas se limita a regular lo relativo a tales marcas (registradas)”; por tanto, el derecho del que usa de hecho una marca sólo puede ampararse en la teoría de la competencia desleal o invocando los principios del Código Civil, sin recibir respaldo de la Ley N° 22362.3213 De la misma idea participan Luis Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, cuando al tratar el tema de la legitimación activa en la demanda por uso indebido, expresan: “… la Ley protege al titular de la marca registrada, pero no al solicitante ni al licenciatario”.3214

La jurisprudencia ha seguido un camino más permisivo:

… si bien el art. 38 de la Ley de Marcas sólo concede medidas precautorias a los titulares de marcas registradas, ello no significa en absoluto que el titular de una marca de hecho –efectivamente explotada y a cuyo amparo se ha formado una clientela– carezca por completo de protección frente a una conducta reprochable de un competidor, consistente en el ilegítimo uso de la misma marca para obtener un lucro indebido y desviar la clientela. La propia Ley de Marcas, en su art. 4º, dispone que “para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo [...] del oponente”. De donde se sigue que el titular de una marca “de hecho”, en trámite de registro, tiene derecho a reclamar el cese de uso de una marca similar o confundible, lo que claramente significa que a su titular se le ha admitido la posesión de un “interés legítimo”, tal como lo exige la Ley N° 22362.3215

La diferencia entre derecho subjetivo e interés legítimo depende del registro de la marca; el trámite de inscripción asigna un derecho en expectativa que se representa como interés para obrar, que por vía de principio, le es suficiente para actuar en el proceso de oposición, siempre que demuestre que la utilización efectuada por un tercero le causa un perjuicio real y concreto, no meramente conjetural o figurado.3216 En cambio, el titular de la marca no tiene obstrucciones visibles ni pruebas potenciales que verifiquen el daño hipotético. Él es el dueño y le basta con afirmar que existe confusión con el uso por otro de una marca que le pertenece.

Al titular de la marca registrada no se le debe exigir la acreditación de la existencia de un perjuicio concreto para oponerse al uso indebido de esta, cuestión que sólo deberá probar si reclama, además del cese de uso, una indemnización por daños y perjuicios.3217

En ocasiones se señala que la mera titularidad de una marca no determina per se el derecho sobre un nombre de dominio que coincida con esa designación, aunque sí constituye un antecedente que, en el supuesto de conflicto, se deberá confrontar con el interés legítimo del titular de dominio invocado de acuerdo con las circunstancias de hecho acreditadas en cada caso, sin prescindir de la notoriedad, la intensidad del uso o la aptitud distintiva de la marca opuesta que impida presumir una casualidad milagrosa en su elección por el registrante del dominio, la existencia de una relación entre el titular de la marca y el del dominio, o de una gran cantidad de nombres de dominio registrados por la misma persona que indique una intención de bloqueo para lucrar con su transferencia.3218

También el cesionario de una marca3219 recibe legitimación en la misma medida del derecho que adquiere. La única limitación está en el artículo 6 de la ley que dice: “La transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros, una vez inscripta en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”.3220

Finalmente, queda analizar la legitimación de quienes invocan un interés colectivo, como en el caso de “consumidores” que individualizan la marca como un bien de consumo.

El artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor sostiene:

Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la intervención de estos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley.

Con este marco y en atención a que los derechos de los consumidores (frente a la confusión directa o indirecta) no pueden quedar librados a la conducta discrecional del titular de la marca es que se les otorga legitimación para obrar en orden a la defensa específica que persiguen. No la tendrían, en cambio, en los procesos de uso u oposición de marca, donde la confusión referida para admitir legitimación (básicamente el consumo de bienes) no es la misma que promedia en los conflictos entre partes.

612.2 Alcance de las precautorias

Las medidas cautelares que se pueden disponer son el embargo y secuestro de los objetos con marca en infracción. La ley piensa las precautorias tanto para los procesos civiles como para la investigación penal, lo que tiene importancia merced a los requerimientos individuales que tiene el allanamiento.3221 Al mismo tiempo, extiende una lectura sesgada que la jurisprudencia tiende a dinamizar aplicando otras prevenciones.

Téngase presente que el otorgamiento de una medida cautelar consistente en la continuación del uso de una marca durante la sustanciación del juicio por cese de oposición, no implica más que la formulación de un juicio provisional, pues en la materia el conflicto no se agota en una mera confrontación teórica o abstracta de las marcas enfrentadas, sino que requiere ponderar el conjunto de circunstancias adjetivas que delimitan la contienda, extremo que sólo será posible al término del proceso luego de que ambas partes hayan tenido amplia oportunidad de prueba y alegato.3222

En consecuencia, el sistema cautelar de la ley de marcas procura más bien ser más asegurativo de la fuente que resguardar la ejecución futura, por lo cual, el embargo y el secuestro cumplen la primera misión, pero no sirven a otros fines.

Se dictan así disposiciones provisionales distintas, como aquella medida precautoria tendiente a que una empresa cese en la difusión no autorizada de la marca de un competidor a través de un aviso gráfico donde se exponen los productos de ambas compañías –en el caso, botellas de cerveza cuyas etiquetas aparecen ampliadas con un “efecto lupa”–, si por medio de tal publicidad se intenta establecer la idea de que el producto del demandado es superior, con fundamento en inexactitudes relativas a la composición y características del producto del actor –componentes y fecha de vencimiento o consumo preferencial–, pues ello puede inducir a error al consumidor a fin de que, sobre dicha base, efectúe una transacción que de otro modo no habría realizado.3223

Además, como la ley de marcas tiene figuras que trabajan como medidas cautelares (v. gr. art. 50), la extensión se torna viable hacia precautorias como la medida innovativa, siempre que den abasto a los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.3224

No obstante, la medida para la admisión trabaja sobre un elemento fáctico distinto que es discrecional del juzgador.

Por eso, suele decirse que es improcedente la medida cautelar innovativa que quiere obtener el cese del uso provisional de las marcas de las firmas tabacaleras competidoras, por considerar la peticionaria que los envases y etiquetas de aquellas constituyen una clara imitación del signo marcario de su propiedad, pues los aspectos relevantes de cada una de las marcas son visiblemente distintos y en tanto es un hecho público y notorio que en el mundo de los fumadores las marquillas son generalmente conocidas y resulta altamente improbable que quien está acostumbrado a determinada marca se confunda con otra porque esta pudiera tener algún rasgo de similitud.3225

En suma, el artículo 38 que se menciona tiene como destino ordenar, secuencialmente, 1) el embargo de los bienes sobre los que pesa la marca cuestionada; 2) las cosas o mercaderías se deben individualizar mediante la confección de un prolijo inventario, y 3) de ser necesario para asegurar el resultado de la medida, se practicará el secuestro.

Ahora bien, si el conflicto lleva a bienes que corresponden a un fondo de comercio, cabe observar que a este pertenecen las instalaciones, mercaderías, nombre y enseña comercial, marca, patentes de invención, dibujos y modelos instrumentales, distinciones honoríficas, derecho al local y valor llave, entre otros. De todos ellos se podrá hacer un inventario y registrar el estado de cada uno; pero hay otros elementos que son intransferibles, como el trabajo personal, el dinero en efectivo que se encuentre en la caja al momento de la entrega de la posesión y los efectos o bienes personales del vendedor. Estos evidentemente no son objeto del embargo derivado por el conflicto marcario sino acciones que complementan la eficacia de la medida con el secuestro preventivo.

No comparte este criterio Otamendi, pues para él:

… sólo pueden ser pasibles de ellas (embargo y secuestro) los objetos sobre los cuales esté la marca aplicada. Pueden ser tanto los diversos objetos distinguidos con las marcas en infracción como también los que lleven las marcas como ser etiquetas, cajas, envases, folletos, elementos de promoción y publicidad, etcétera. No proceden estas medidas con respecto a objetos que no tengan la marca aplicada, aunque esta esté en un cartel cercano a los mismos y se hayan ofrecido a la venta como si llevaran esa marca. Tampoco procede con libros y constancias contables, remitos, órdenes de compra, facturas, etcétera. El art. 41 de la Ley de Marcas aclara que: “El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria, puede solicitar las medidas previstas en el art. 38 sólo con respecto a los objetos que lleven aplicada la frase publicitaria en infracción”.3226

Además, como las cautelares en materia de marcas se destinan a un doble efecto: evitar perjuicios al titular del registro y conservar la prueba del delito probable, la práctica conjunta del embargo, secuestro e inventario es lo más aconsejable. Si del acto se toma información de compras y ventas, distribuciones realizadas, depósitos vigentes, etcétera, el juez podrá ampliar la precautoria y fijar la caución correspondiente.

612.3 Contracautela

El reaseguro del afectado por el embargo y secuestro de los bienes con marca en probable infracción se consigue con la contracautela. Sin embargo, no es de aplicación inmediata porque depende del grado de verosimilitud del derecho que acredite el que obtiene la medida y de la solvencia patrimonial que tenga. Sucede que el artículo 38, párrafo final de la Ley N° 22362 dice que el juez “podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que este carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho”. Circunstancia que relaciona el precepto con la primera parte del artículo 208 del Código Procesal que hace responsable al que abusa o excede del derecho cautelar que se le confiere.

La similitud, empero, no lleva a simetrías reglamentarias, porque el régimen marcario es una ley especial que deriva la responsabilidad por el abuso en las medidas cautelares al sistema de determinación resarcitorio del Código Civil y Comercial. El levantamiento del embargo o la reversión del secuestro se consiguen recién con la sentencia, que es el momento cuando se deduce la actuación con o sin derecho, más allá del estándar de la buena fe que, en el caso, se debe apreciar.

Por eso, el derecho a la indemnización que produce la medida cautelar abusiva no se genera con el levantamiento que sería el hecho objetivo, sino con una pauta subjetiva, presidida por la noción de culpabilidad genérica por abstención de la conducta debida al conseguir la precautoria. En este aspecto, habrá que indagar especialmente sobre el factor de imputabilidad.

Por otro lado, la singularidad del régimen se integra con el artículo 35 de la ley en cita, como veremos de inmediato.

Sólo resta decir que, a nuestro parecer, la contracautela es un presupuesto necesario de toda medida cautelar, por lo cual, incluso cuando sea notoriamente solvente quien las plantea y obtiene, tiene que prestarla, más allá de la modalidad que judicialmente se ordene conforme el humo de buen derecho ostentado.

612.4 Graduación de la contracautela

La graduación de la contracautela es discrecional. Puede ser juratoria cuando el conflicto no tiene relevancia económica; o ser real a contrario sensu. La jurisprudencia aplica un criterio coincidente:

En los conflictos de índole marcaria, la caución que debe prestarse por el dictado de medidas precautorias debe fijarse teniendo en cuenta, además del derecho invocado por el actor, la trascendencia de la denominación en pugna –en el caso, un nombre de dominio registrado al que no se le había dado uso–, con la consecuente importancia de los perjuicios que pudieran irrogarse.3227

Asimismo, se destaca:

Es procedente la fijación de una caución real –en el caso, dispuesta en una acción por cese de uso de marca– a fin de hacer efectiva una medida cautelar, pues la misma no sólo tiene por finalidad garantizar el efectivo resarcimiento de los daños que se causaren, sino asimismo, su rápida y expeditiva percepción, propósito este último que no tiene adecuada garantía en la caución juratoria ni tampoco en la fianza personal.3228

Sostiene Otamendi,3229 al que también sigue la jurisprudencia, que una vez fijado el monto de la caución real que el demandado deberá prestar en el plazo que el juzgador fije, si no lo hace, el juez a pedido del demandante ordenará el embargo de la mercadería con la marca en cuestión y la suspensión de su uso, y sólo si el demandado así lo pide, el juez fijará una caución al actor. No compartimos este criterio, porque la contracautela está implícita en la responsabilidad por las medidas cautelares, y si bien es cierto que a mayor verosimilitud (v. gr. la titularidad de la marca es suficiente para el fumus bonis iuris) menores exigencias, la flexibilidad no significa privar al afectado de un resguardo, aunque sea prometido con el juramento personal. Quizás sea porque algunos fallos relacionan el caso con lo dispuesto en el artículo 35 segundo párrafo de la ley, lo que es independiente y, por tanto, inaplicable en las medidas cautelares.

612.5 La caución del artículo 35

El artículo 35 de la ley de marcas dispone un procedimiento particular que difiere de la caución que se pide al embargante. En el caso, el titular de una marca puede solicitar del demandado que está en el uso y continúa aplicando en sus mercaderías la marca en probable infracción una garantía para responder por los daños eventuales que produzca la prosecución del uso.3230 El juez la podrá conceder atendiendo la apariencia o verosimilitud del derecho de las partes y al estudio de los hechos de la causa.

El procedimiento exige como etapa previa intimar al demandado para que manifieste si continuará o no con la explotación y ofrezca las justificaciones que considere menester, además de ofrecer prueba. Cumplido ello, se fijará el monto de la garantía teniendo en cuenta no sólo los perjuicios posibles de producción por la permanencia en el uso de una marca comercial que no le pertenece como titular registrado, sino también, considerando la actividad que se desarrolla y el tiempo probable que la causa pueda insumir.

Obsérvese que no es necesario ponderar la solvencia económica de las partes porque la caución atiende otros objetivos; a tal punto que se ha dicho:

No deberían ser considerados en la fijación de la caución suficiente aquellos eventuales perjuicios o costos que no tienen relación directa y causal con el cumplimiento de la orden de suspensión de la explotación y embargo de los objetos en infracción, sino que con consecuencia de decisiones adoptadas en forma discrecional y unilateral por la afectada frente a la existencia de tal orden. Asimismo, en la fijación de tal caución suficiente no debe ser perdido de vista el derecho aparente de las partes [sin que ello llegue al extremo de un análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan o de las circunstancias “adjetivas” que enmarcan al pleito, impropio en el estado inicial en que se encuentra], como tampoco que lo establecido en el segundo párrafo del art. 35 de la ley de marcas, comporta una secuela de denominado incidente de explotación que tiene origen en la propia conducta del demandado, quien habiendo con anterioridad anticipado su voluntad de no interrumpir el uso de la marca y haber provocado con ello la fijación de una caución real para poder continuar con la explotación, finalmente no la presta, dando lugar a las medidas consiguientes.3231

612.6 Mejora o sustitución de la contracautela

Trabado el embargo y comprobada su insuficiencia, se pueden requerir ampliaciones u otras medidas cautelares. A la inversa, si las mercaderías afectadas son de gran valor y el uso de marca no se presenta con la evidencia que se dijo al demandar, se puede exigir una contracautela mayor y si no se presta, el juez podrá levantar a medida.

En ambos supuestos, el tribunal puede actuar de oficio.

612.7 Caducidad de la medida cautelar. Mediación obligatoria

Obtenida la cautelar, quien la efectiviza tiene quince (15) días hábiles para deducir la demanda correspondiente. El transcurso del plazo no provoca la caducidad automática de la medida que, en su caso, debe requerirla el dueño de los objetos embargados o secuestrados.3232 El artículo 40 de la Ley N° 22362 prevé que sólo se computan los días hábiles a partir de la traba de la medida cautelar (arg. art. 207, CPCCN), es decir que el dies a quo del plazo comienza a correr desde que la medida se ha hecho efectiva.3233 Esta figura describe una actitud omisiva de parte de quien obtuvo una medida de las previstas en la ley, y es precisamente tal conducta la que la norma procura sancionar a fin de evitar que el proceso cautelar se convierta en un instrumento de presión sobre el destinatario de aquellas.

La etapa obligatoria de mediación instaló algunas dudas sobre el tiempo concreto que debía ser cumplido. Algunos pensaron que los quince días eran para dar comienzo a la etapa negociadora. Por ello se dijo que, al resultar exigible el sometimiento de la cuestión sustancial al trámite previo de la mediación, no es posible iniciar la acción judicial contemplada en el artículo 40 citado sin haber instado aquella vía alternativa de resolución de los conflictos. Así como la Ley N° 22362 sujetó la supervivencia de las medidas cautelares marcarias a la iniciación del juicio, no es justo desconocer un efecto equivalente respecto del comienzo de la etapa mediadora –en la medida de que sea ejercida dentro del plazo de quince días– pues constituye un recaudo legal previo para la iniciación de aquel.3234

Por otra parte, se recuerda que las medidas cautelares caducan con las reglas del artículo 207 del Código Procesal, es decir, de pleno derecho, sin necesidad de petición de parte, mientras que en el supuesto comprendido en la ley de marcas (art. 40) es preciso que el dueño de los objetos embargados o secuestrados solicite que la medida sea dejada sin efecto, como se dijo con anterioridad.

Para nosotros el problema se resuelve aplicando la solución encontrada para la caducidad del artículo 207 del Código Procesal. En efecto, desde la vigencia de la Ley N° 24573 y las reformas sucesivas, la presentación del formulario de mediación debe hacerse en el plazo que las leyes respectivas indiquen. Esta evidente relación entre la ley de mediación –en particular el art. 2– y el régimen adjetivo lleva a situar el sistema cautelar en una dimensión distinta de las cuestiones que deben transitar por la etapa obligatoria legalmente dispuesta. Y es una consecuencia lógica que implica sostener que la conciliación ordenada por la Ley N° 26589 no es exigible a la luz de lo dispuesto en el artículo 207 del Código Procesal, en tanto ello importaría desvirtuar la esencia de toda medida cautelar al poner al futuro demandado en conocimiento anticipado de la pretensión que esgrime su contraria.

Criterio ratificado en varios fallos, donde se reitera que, en los supuestos comprendidos en el régimen de la mediación obligatoria, la habilitación de dicha instancia quedará postergada hasta que haya quedado consentida o ejecutoriada la traba de la cautela, y a partir de allí comienza a computarse el plazo para acudir a la mediación.3235

Hay una suspensión del curso del plazo de caducidad, pero, una vez concluida la mediación, el plazo vuelve a computarse desde que el mediador expida el acta con la constancia de que no se llegó a acuerdo alguno. Criterio similar al que establece que el plazo de caducidad del artículo 207 deja de correr mientras subsista la etapa de mediación obligatoria, pues la imposibilidad del actor de interponer en término la demanda determinaría la inocuidad de admitir la operatividad del plazo de extinción.3236

613. Las medidas cautelares en la propiedad industrial [arriba] 

En materia de propiedad industrial (patentes en todas sus manifestaciones) reglamentan la Ley N° 24481 (arts. 83 y ss.) y el artículo 50 del Acuerdo TRIPs –sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio–: un conjunto de medidas, de tipo cautelar, por las cuales se concede a los titulares de derechos de propiedad industrial una protección especial que le facilita a los jueces ordenar rápidamente (inclusive, sin oír al afectado por la medida) acciones provisionales o anticipatorias, de tipo preventivo y asegurativo, tendientes a evitar que los derechos amparados queden sin una defensa rápida y efectiva, y expuesta al dilema del retardo natural del proceso común.

El sistema, también llamado ADPIC o GATT-TRIPs (“GATT” por “General Agreement on Tariffs and Trade”; “ADPIC” por “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”, y “TRIPS” por “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”) fue aprobado en nuestro país por la Ley N° 24425 y reformada en cuanto aquí interesa por la Ley N° 25859.

El Acuerdo ADPIC es un Tratado Internacional con jerarquía constitucional que se agrega al derecho interno obligando al juez a aplicar sus disposiciones bajo el riesgo de inconstitucionalidad por la omisión. Asimismo, la jurisprudencia tiene dicho que tales normas deben interpretarse y aplicarse de modo armónico con las disposiciones del Código Procesal que requieren para la adopción de cualquier medida cautelar el cumplimiento de los requisitos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y depósito de una caución suficiente.

Durante muchos años rigió en nuestro país la Ley N° 111 (18641995), cuya única protección cautelar fue, en materia de marcas y patentes, el llamado “incidente de explotación” regulado en el artículo 58, después actualizado en el artículo 87 de la Ley de Patentes (N° 24481).

El incidente de explotación demostró ser sumamente ineficaz en la práctica. En particular, la posibilidad que otorga el Código Procesal de ofrecer un seguro de caución, y el por todos conocido deficiente control en cuanto a la solvencia de las compañías de seguros por parte de la de la Superintendencia de Seguros de la Nación, posibilitaba que en la práctica el titular de la patente, luego de años de litigio, tuviera que conformarse con una sentencia de daños y perjuicios a ejecutar contra un demandado insolvente o una compañía de seguros también insolvente.3237

En 1995 entraron en vigencia los mencionados acuerdos y con el artículo 50 los jueces pudieron “ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces” destinadas a “evitar que se produzca la infracción” y en particular a “evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales”.

Explica Martín Bensadón:

El mismo artículo 50 habilita a los jueces a dictar las medidas inaudita parte cuando ello sea conveniente y en particular cuando exista la probabilidad de cualquier retraso cause un daño irreparable al titular de los derechos o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. En caso de que se haya adoptado la medida cautelar inaudita parte, el demandado deberá ser notificado sin demora después de ponerlas en aplicación. Para otorgar esas medidas, el peticionante deberá aportar la prueba que convenza al juez con un grado suficiente de certidumbre de que: (a) el demandante es el titular del derecho (lo cual se acredita con el título de la patente); y que (b) su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción. También puede exigirle el juez al peticionante cualquier otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate. Además requiere el inciso 3 del artículo 50 del TRIPS que el demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. Finalmente, dispone el inciso 7 del artículo 50 del TRIPS que “En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual” podrá condenarse al demandante a pagar “una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas”.3238

El régimen de la Ley N° 24481 permite al titular de la patente, que acredite con el título de ella o del certificado de modelo de utilidad, solicitar bajo las cauciones que el juez estime necesarias, las siguientes medidas cautelares: a) el secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción o la descripción del procedimiento incriminado; y b) el inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminando.

Para que se ordenen esas medidas hay varias condiciones que abastecer. Ellas son:

a. Que exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida; b) que se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular; c) que el daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; d) que exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente; e) que, previamente a concederse una medida cautelar, se designe a un perito oficial para que se expida sobre los puntos a) y d), es decir, validez de la patente y existencia de infracción, en un plazo de quince días; f) que antes de hacerse efectiva la medida se ordene al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

Además, dispone el artículo 83 que si se cumple con esos requisitos la medida cautelar se concederá inaudita altera parte “en casos excepcionales, tales como cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas”.3239

Las medidas que trata el artículo 83 referido serán practicadas por el oficial de justicia, asistido a pedido del demandante por uno o más peritos. El acta será firmada por el demandante o persona autorizada por este, por el o por los peritos, por el titular o encargados en ese momento del establecimiento y por el oficial de justicia (art. 84).

El que tuviere en su poder productos en infracción deberá dar noticias completas sobre el nombre de quien se los haya vendido o procurado, su cantidad y valor, así como sobre la época en que haya comenzado el expendio, bajo pena de ser considerado cómplice del infractor. El oficial de justicia consignará en el acta las explicaciones que espontáneamente o a su pedido haya dado el interesado (art. 85).

Las medidas enumeradas quedarán sin efecto después de transcurridos quince (15) días sin que el solicitante haya deducido la acción judicial correspondiente, sin perjuicio del valor probatorio del acta de constatación y de lo ya dicho respecto a la suspensión que produce la Ley N° 24573 de mediación obligatoria.

El demandante, cuando no hubiere obtenido alguna de las medidas cautelares reseñadas, podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso de que este quisiera seguir adelante con ella, lo que constituye una variación respecto a la ley de marcas.

La jurisprudencia que aplica los acuerdos internacionales a tono con la Ley N° 25859 de reformas a la ley de patentes se muestra constante con la prédica de armonía entre los requisitos especiales y los del sistema procesal que, en definitiva, no son muy distantes.

En tal sentido, la verosimilitud basada en el título no es bastante cuando el conflicto es complejo o exige de un tecnicismo de esclarecimiento sólo factible en un proceso más amplio. En particular, las patentes de procedimientos y en cierta medida, las de formulaciones, son las que ofrecen mayor dificultad.3240

En la práctica, la cobertura del fumus bonis iuris se desenvuelve en los límites de la probabilidad cierta, o en “grado suficiente de certidumbre” (en los términos del art. 50.3 del ADPIC), que es un estándar muy superior al de acreditar el humo de buen derecho.

De este modo se afirma:

Correlativamente, la aproximación a la certidumbre impregna su rigor a los medios probatorios acompañados para fundar la verosimilitud. Actualmente, en la medida en que existan informes técnicos, acompañados por la actora en la demanda y por la contraparte –si así se dispuso– que contengan afirmaciones contradictorias se vuelve “de imprescindible necesidad” (el ofrecimiento y) “la producción de un dictamen pericial” que forme la convicción del juzgador. Este requisito surge además cuando el demandado niega la infracción o aduce la nulidad de la patente, controvirtiendo en derecho del actor. La prudencia de los jueces está sometida a la evaluación de complejos documentos como los certificados de comercialización de medicamentos emitidos por la ANMAT, tanto del actor como del demandado; disposiciones ANMAT que aceptan la bioequivalencia entre las especialidades en disputa; los títulos de patentes, como así también, los certificados de análisis físico químicos (como las cromatografías, análisis por difracción de Rayos X de estructuras cristalinas, etc.).3241

Cabe agregar que estos estándares son mínimos, vale decir, que sólo queda en manos de los Estados Miembros la posibilidad de legislar por encima de ellos.3242

614. Las medidas provisionales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos [arriba] 

Las medidas cautelares que se pueden disponer en el sistema interamericano de protección a los Derechos Humanos provienen del Reglamento de la Comisión (art. 25). Ellas son de diverso carácter, porque tienen finalidades preventivas (de protección a las personas), conservatorias (inspecciones, visitas in loco), y asegurativas (resguardas bienes, cosas o lugares).

El precepto introduce la posibilidad de “adoptar medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas”, que por su amplitud exceden largamente la finalidad precautoria para convertirse en decisiones precautorias, de carácter extraordinario, destinadas a la protección de bienes o personas sobre las cuales ha de actuarse con urgencia. Incluso de no estar reunida la Comisión, su presidente está facultado para tomar la decisión de otorgarlas.

614.1 Medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Reglamento no especifica cuáles son esas medidas, que pueden ser de protección de personas (testigos, denunciantes, víctimas, etc.) y concretarse mediante la guardia o custodia,3243 o para mejorar la investigación sobre el caso denunciado y también para lograr una mejor visualización sobre la denuncia.

El actual Reglamento de la Comisión IDH acentúa el poder cautelar del organismo con el texto siguiente:

1. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18.b del Estatuto de la Comisión y XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano.

2. A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión considerará que:

a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

3. Las medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas, siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización.

4. Las solicitudes de medidas cautelares dirigidas a la Comisión deberán contener, entre otros elementos:

a. los datos de las personas propuestas como beneficiarias o información que permita determinarlas;

b. una descripción detallada y cronológica de los hechos que sustentan la solicitud y cualquier otra información disponible; y

c. la descripción de las medidas de protección solicitadas.

5. Antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora. En dicha circunstancia, la Comisión revisará la decisión adoptada lo más pronto posible o, a más tardar, en el siguiente período de sesiones, teniendo en cuenta la información aportada por las partes.

6. Al considerar la solicitud, la Comisión tendrá en cuenta su contexto y los siguientes elementos:

a. Si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse;

b. la identificación individual de los propuestos beneficiarios de las medidas cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen o están vinculados; y

c. la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios, cuando la solicitud sea presentada por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentre justificada.

7. Las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento de medidas cautelares serán emitidas mediante resoluciones fundamentadas que incluirán, entre otros, los siguientes elementos:

a. La descripción de la situación y de los beneficiarios;

b. la información aportada por el Estado, de contar con ella;

c. las consideraciones de la Comisión sobre los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad;

d. de ser aplicable, el plazo de vigencia de las medidas cautelares; y

e. los votos de los miembros de la Comisión.

8. El otorgamiento de estas medidas y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros instrumentos aplicables.

9. La Comisión evaluará con periodicidad, de oficio o a solicitud de parte, las medidas cautelares vigentes, con el fin de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. En cualquier momento, el Estado podrá presentar una petición debidamente fundada a fin de que la Comisión deje sin efecto las medidas cautelares vigentes. La Comisión solicitará observaciones a los beneficiarios antes de decidir sobre la petición del Estado. La presentación de tal solicitud no suspenderá la vigencia de las medidas cautelares otorgadas.

10. La Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento apropiadas, como requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares. Dichas medidas pueden incluir, cuando resulte pertinente, cronogramas de implementación, audiencias, reuniones de trabajo y visitas de seguimiento y revisión.

11. En adición a lo expresado en el inciso 9, la Comisión podrá levantar o revisar una medida cautelar cuando los beneficiarios o sus representantes, en forma injustificada, se abstengan de dar respuesta satisfactoria a la Comisión sobre los requerimientos planteados por el Estado para su implementación.

12. La Comisión podrá presentar una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 76 del presente Reglamento. Si en el asunto se hubieren otorgado medidas cautelares, estas mantendrán su vigencia hasta que la Corte notifique a las partes su resolución sobre la solicitud.

13. Ante una decisión de desestimación de una solicitud de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana, la Comisión no considerará una nueva solicitud de medidas cautelares, salvo que existan nuevos hechos que así lo justifiquen. En todo caso, la Comisión podrá ponderar el uso de otros mecanismos de monitoreo de la situación.

La pormenorizada explicación enfatiza muchas condiciones para la procedencia de la potestad que tiene raíz en el artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que instala a la Comisión como órgano competente, y que en orden a lo dispuesto por el artículo 41.b) puede –cuando lo estima conveniente– formular recomendaciones a los Estados miembros para que adopten disposiciones apropiadas que fomenten el debido respeto a los derechos humanos.

El artículo 18.b) del Estatuto de la Comisión IDH le permite hacer recomendaciones a los Gobiernos de los Estados para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus compromisos internacionales.

El inciso d) indica que también podrá solicitar que los Gobiernos de los Estados le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.

Por su parte, el artículo 19 (siempre del Estatuto) dice:

En relación con los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión ejercerá sus funciones de conformidad con las atribuciones previstas en aquella y en el presente Estatuto y, además de las atribuciones señaladas en el artículo 18, tendrá las siguientes:

a. Diligenciar las peticiones y otras comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención;

b. Comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos previstos en la Convención;

c. Solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las medidas provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes que aún no estén sometidos a su conocimiento, cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas.

Sólo señalamos estos tres incisos porque son los que dividen a la doctrina sobre el alcance que tienen estas medidas cautelares. Héctor Faúndez Ledesma sostiene:

El ejercicio de esa competencia lleva implícita la facultad de adoptar las medidas que sean indispensables a fin de garantizar la eficacia de lo que se resuelva al final de ese procedimiento; de lo contrario, al no evitarse un daño irreparable, cualquier determinación que pudiera hacer la Comisión en relación con esas peticiones, así como cualquier recomendación que le pudiera formular al Estado denunciado, podría verse frustrada.3244

La amplitud de facultades razona junto con los motivos que la Comisión expuso al reformar el Reglamento que comenzó a regir el 1 de agosto de 2013.

La Resolución 1/2013 justificó que fuera alterado el régimen cautelar con la idea de fortalecer la capacidad de gestionar en forma independiente y autónoma; sin perjuicio de conciliar la seguridad jurídica con la flexibilidad necesaria para responder a los requerimientos de las víctimas y personas en riesgo. En este sentido, afirmó que las medidas cautelares debían ser controladas en su aplicación con el seguimiento de relatores en cada país donde se debían ejecutar, con la finalidad de solicitar un plan de trabajo o cronograma de implementación de medidas de corto y largo plazo en asuntos de especial complejidad.

Las tres premisas de justificación son el daúo inminente, la gravedad comprobada y el fin de evitar daúos irreparables. La posibilidad de hacerlo se considera sobre la base de “recomendaciones” que la Comisión puede señalar a los Estados Parte para que adopten disposiciones apropiadas que fomentenel debido respeto a los derechos humanos.3245 También se afirma que la potestad cautelar proviene del mismo Sistema Interamericano que fluye del régimen convencional al que las partes adhieren y se comprometen a respetar.

Otros confirman la procedencia y dicen:

Los artículos 25.1 y 25.2 del Reglamento apoyan la posibilidad de que la Comisión, por iniciativa propia o a petición de parte, solicite a un Estado que adopte medidas cautelares. Esa discrecionalidad conferida a la Comisión IDH para iniciar la tramitación de medidas cautelares motu proprio, también debería servir para concluir un procedimiento ya iniciado, una vez que dejan de existir los elementos de gravedad y urgencia que lo motivaron, independientemente de la intervención del Estado involucrado.

Actualmente se observan diversos procedimientos cautelares paralizados (por inercia de la Comisión IDH, del Estado o de la propia interesada), que no cumplen con su función de proteger derechos en situaciones de gravedad y urgencia. Sería interesante concebir algún dispositivo que contemplase la caducidad de las medidas cuando los interesados no las impulsen dentro de un determinado plazo. A nadie beneficia que se acumulen medidas que han dejado de cumplir su función original de responder a situaciones de emergencia.

Además, se observa que en algunos casos el objeto de la solicitud de medidas cautelares no se ha restringido a cuestiones de hecho, sino que se ha adentrado, muchas veces, en cuestiones de fondo que podrían ser analizadas más adecuadamente en el marco de un caso iniciado mediante una petición.3246

614.2 Medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Las medidas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve de oficio o a petición de parte no son “medidas cautelares” sino provisionales. Sin embargo, como la Comisión también puede solicitarle la adopción de dichas medidas en relación con casos que aún no se le hayan elevado o que estén en conocimiento por la propia Comisión, las decisiones de uno u otro organismo del sistema se complementan.

Las medidas provisionales tienen, por definición, un sentido diferente a las medidas cautelares. Las primeras son efímeras; la transitoriedad asienta en quedar dispuestas para situaciones de emergencia que deben ser resueltas de inmediato, pero como son momentáneas, su vida útil es precaria. Las cautelares, en cambio, son respuestas de urgencia de carácter preventivo (evitar que algo se pierda) o asegurativo (resguardar una situación de futuro). Las dos mantienen su eficacia mientras perdure la situación que les dio origen.

Cuando unas y otras se ordenan en un proceso jurisdiccional, la decisión adoptada también impacta en la validez que se busca para garantizar el cumplimiento de una sentencia eventualmente favorable. El fundamento que las autoriza se encuentra en la incidencia del tiempo en el proceso, el cual, naturalmente, ocupa un largo plazo hasta que llega al reconocimiento del derecho. La lentitud de la justicia se cubre preventivamente con estas medidas, que obran como paliativos de los riesgos que puede llevar la tardanza de un pronunciamiento judicial.3247

Las exigencias operan también como reaseguro de la sentencia, de modo tal que, además del interés de quien las pide, está el del mismo órgano jurisdiccional que pretende asegurar la ejecución forzosa. De ahí que una medida provisional posea también naturaleza tuitiva o de protección especial; mientras las cautelares son disposiciones predominantemente procesales.

En el Sistema Interamericano y, particularmente, en los dos órganos que lo implementan, existen con diferencias de nombres estas actuaciones de utilidad ante la gravedad y urgencia. La reglamentación puntual y detallada que tiene el reglamento de la Comisión bajo el título “Medidas precautorias”3248 se reitera en el artículo 27 del reglamento de la Corte, esta vez con el enunciado de “Medidas provisionales”.

Los pares tienen simetría en la extensión que dedican a estos aspectos, pero en el caso de las resoluciones de tipo cautelar que adopta la Corte, los presupuestos son distintos y las circunstancias reglamentadas distan de necesitar tan elaborada explicación, al versar sobre cuestiones circunstanciales. Con ello queremos afirmar que hay diferencias entre las medidas precautorias de la Comisión y las provisionales que decide la Corte. Para nosotros ambas son providencias cautelares, sólo con preocupaciones desiguales. Las de la Comisión, por el aprieto que sufre la obligatoriedad de cumplimiento; las de la Corte, por situaciones de contingencia y reglamentación.

El artículo 27 referido, en la parte que ahora nos ocupa, dice:

1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.

2. Si se tratare de asuntos aun no sometidos a su conocimiento, la Corte podrá actuar a solicitud de la Comisión.

3. En los casos contenciosos que se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas o las presuntas víctimas, o sus representantes, podrán presentar directamente a esta una solicitud de medidas provisionales, las que deberán tener relación con el objeto del caso.

Los presupuestos de “extrema gravedad y urgencia” destinados a evitar “daños irreparables a las personas” ponen un marco especial a las condiciones de procedencia.

El recorte que sufre respecto a las medidas cautelares tradicionales aparece en que la necesidad opera por la incidencia del tiempo sobre los hechos, y el impacto que la dilación puede surtir respecto a las personas. Es decir, no hay una previsión especial para el objeto (v. gr. investigar documentos que de no quedar resguardados podrían desaparecer por la desidia del Estado) ni una previsión para el resultado eventual o probable de una sentencia propicia. De este modo, las medidas que la Corte pondera tienen una finalidad preventiva, sin atender la faz conservatoria.

Como tienen base convencional, la obligatoriedad está, por vía de principio, dogmatizada; pero las que no tienen ese asiento, como aquellas previstas en el artículo 27, inciso 5 (que pide el presidente cuando la Corte IDH no está reunida), pueden quedar con el margen de cuestionamiento que sufren las precautorias dispuestas por la Comisión.

Otra particularidad está en la disposición de oficio, en los términos del artículo 63.2 de la CADH; o a petición de parte en los casos que tengan relación con la causa que se sustancia.

Existen diferencias y semejanzas entre medidas cautelares y medidas provisionales. Las primeras corresponden a facultades de la Comisión y son por ello aplicables a todo tipo de peticiones o comunicaciones, de modo que se pueden disponer a todos los Estados Miembros de la OEA. Las medidas provisionales, en cambio, sólo resultan procedentes respecto de Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a su vez hayan reconocido la competencia de la Corte Interamericana. Ello es así por dos razones: 1) porque están previstas en el texto de la Convención cuyas disposiciones sólo pueden aplicarse a los Estados que la han ratificado y 2) porque no podría la Corte tener ningún tipo de intervención en relación con un Estado que no hubiere aceptado su competencia.

Otra diferencia es el momento en que pueden implementarse, pues las cautelares son procedentes en cualquier circunstancia en que la Comisión lo considere necesario, en tanto las provisionales son dispuestas por la Corte en relación con los asuntos que está conociendo y sólo excepcionalmente (si se lo solicita la Comisión) en los casos que aún no le han sido sometidos a estudio.

También se muestran distintas en la obligatoriedad, ya que mientras las cautelares son meras recomendaciones, las provisionales dispuestas por la Corte son de cumplimiento forzoso para el Estado.

Son similares, no obstante, en su propósito, que es proteger a las personas evitando que se consumen daños irreparables. Además, ambas deben ser transitorias.

Notas [arriba] 

3207. Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Lexis Nexis, 6ª ed., 2006, pp. 145 y ss.
3208. Resulta improcedente el dictado de la medida cautelar innovativa solicitada para suspender provisoriamente el nombre del registro de dominio de internet igual al que la recurrente utiliza en su actividad comercial, si no se ha probado la verosimilitud del derecho –en el caso, que la demandada había sido contratada para el diseño de la página web de la actora y que obró por cuenta y orden de esta al registrar el nombre en disputa–, ni el peligro en la demora, en tanto la situación fáctica data de varios años atrás (CNFed. Civ. y Com., Sala I, “C Y T Comunicaciones y Telemática S.R.L c./ Internet Proyects S.A.”, 8/10/2002, LL online).
3209. El uso de una marca ajena hace nacer la presunción de daño, sea por merma de ganancias, afectación de prestigio o también por la disolución del signo, pudiendo, incluso, provocar una situación de incertidumbre en cuanto al origen del servicio en el público consumidor, extremos que bastan para configurar el peligro en la demora que es exigible para adoptar una medida de cese de uso (CNFed. Civ. y Com., Sala II, “Malnati, Aníbal c./ Cervecería y Maltería Quilmes SAICA y G.”, 18/5/2006, LL online).
3210. CNFed. Civ. y Com., Sala I, “Deltaven S.A. c./ Publicidad Contacto S.A. y otros”, 3/10/2002, LL, 2003-C-91.
3211. Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, punto 6.27.1. 
3212. Ídem.
3213. Aracama Zorraquin, Ernesto, “Sobre el concepto de interés legítimo en la ley de marcas”, LL, 1989-E1116.
3214. Bertone, Luis y Cabanella de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Buenos Aires, T. II, Heliasta, 1989, p. 172.
3215. CNFed. Civ. y Com. , Sala II, “Lionel S.R.L. s/ Medidas cautelares” 24/11/1998, Causa Nº 6.080/98 donde cita en apoyo de su fallo la opinión de Otamendi tomada de la obra Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1989, p. 13, punto 1.4 y notas 1819, que en hipótesis varió el autor en la sexta edición del libro señalado.
3216. En el trabajo de Avalle, Damián y Picasso Netri, Lisandro, “Legitimación activa en la demanda por cese de uso marcario”, LL, 2005-C-1309 y ss., muestran el siguiente ejemplo: si el titular de un restaurante en la ciudad de Rosario, que tiene la marca registrada, detecta que un tercero está usando la misma marca para identificar un restaurante en la ciudad de Mendoza, podrá oponerse a su uso sin necesidad de acreditar que dicho uso le genera daño alguno; esto por cuanto ostenta un verdadero derecho subjetivo sobre esta, que le confiere exclusividad. Por el contrario, si el propietario de la casa de comidas de Rosario no tiene la marca registrada, sólo podrá oponerse al uso por parte de su par mendocino en la medida que demuestre que este le está causando un perjuicio con dicho uso (confundiendo al consumidor, desviando clientela, etc.). Es que, en este caso, el usuario del signo marcario tiene sólo un interés legítimo, que no le confiere su exclusividad. (Otamendi manifiesta esto cuando afirma que “la marca de hecho tiene, pues, un alcance local, o mejor dicho, un alcance determinado por la extensión geográfica de la clientela”, en “Mayor protección para las marcas de hecho”, LL, 1999-D-180. Aunque en principio coincidimos con el prestigioso jurista, entendemos que si se usa una marca de hecho confundible con otra, fuera del ámbito geográfico de la clientela de esta última, igualmente puede perseguirse el cese de su uso si se acredita de todas formas el perjuicio).
3217. Avalle, Damián y Picasso Netri, Lisandro, “Legitimación activa en la demanda por cese de uso marcario”, op. cit., p. 1310.
3218. CNFed. Civ. y Com., Sala III, “Tiempo Libre S.A. c./ Segurel, Alberto A.”, 29/6/2006, LL online.
3219. Resulta improcedente la medida cautelar solicitada por el cesionario de una marca tendiente a que se ordene a los titulares de una marca registrada no innovar ni obstaculizar el uso que de ella viene realizando aquel, pues dicha pretensión importa, bajo pretexto de un procedimiento cautelar, impedir y obstaculizar el ejercicio del derecho de índole constitucional de ocurrir a la justicia para peticionar la defensa de los derechos que se consideren lesionados (CNFed. Civil y Comercial Federal, Sala I, “Lanata, Jorge Ernesto c./ Toro, Javier Alberto y otro”, 13/3/2008, LL online).
3220. Plantean Avalle-Picasso Nietri la siguiente situación: la del sujeto que ha presentado la transferencia ante la autoridad administrativa pero aún no se ha obtenido su inscripción, y la del cesionario de una marca registrada que directamente no ha efectuado la inscripción de la transferencia. Refiriéndose al primer supuesto, Otamendi cita cierta jurisprudencia que niega toda acción en defensa de la marca a quien no haya obtenido su inscripción, criticando dicha solución y proponiendo que en estos casos el juez debería analizar la documentación que acredite la cesión y verificada su legalidad tener al cesionario como titular (CNFed. Civ. y Com., Sala III, “Alonso, Marcelo Edgardo y otro c./ Sánchez, Juan Alfredo”, 19/3/2002, en Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, p. 145, nota 496). A nuestro juicio –dicen los autores–, en uno y otro caso el cesionario no ostenta un derecho subjetivo, el que adquirirá sólo en el caso que obtenga la inscripción de la transferencia, pero sí un interés legítimo sobre el signo marcario en los términos del art. 4 de la Ley de Marcas. Así lo ha resuelto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, en autos “Salgado Pérez, José c./ Medical Research Laboratories Inc”: “Desde el momento mismo de la cesión o venta de un registro marcario, aunque no se haya hecho la pertinente anotación registral, el interés legítimo se desplaza del cedente al cesionario” (LL, 1997-B-558). Por tanto, estará habilitado para ejercitar las acciones en defensa de su marca, al igual que el titular de un hecho marcario (“Legitimación activa en la demanda por cese de uso marcario”, op. cit., p. 310 y ss.).
3221. El art. 138 del Cód. Procesal Penal marca la modalidad de actuación de la autoridad preventora frente a actos de imposible reproducción y menciona, entre otros, el secuestro; para tales casos, el precepto exige que los funcionarios de la policía sean asistidos por dos testigos ajenos a la repartición (CN Casación Penal, Sala II, “Huaiquil, Fernando H. y otros”, 26/4/1999, LL, 1999-F-269; DJ, 2000-1-154).
3222. CNFed. Civ. y Com., Sala I, “Productos Lipo S.A. c. Capullitos S.A.C.I.”, 24/10/2002, DJ, 2003-11077.
3223. CNFed. Civ. y Com., Sala I, “Cervecería y Maltería Quilmes c./ Casa Isenbeck”, 19/5/2005, RCyS 2005, p. 489, con nota de Fulvio G. Santarelli.
3224. La jurisprudencia señala que la cautelar solicitada tiene las particularidades de una medida innovativa, respecto de las que se ha señalado que, en el análisis de los presupuestos de admisibilidad, se debe observar un criterio estricto, toda vez que su dictado importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un “fumus bonis iuris” (CNFed. Civ. y Com., Sala III, causas 11829/04 del 22-10-4 y 5004/3 citada; Sala I, causas 52.975/95 del 21-12-95; 4100/99 del 10-8-99 y 2849/00 citada; Sala II, causa 7982, “The Coca Cola Co. c./ Pepsi Cola Argentina SAIC s/ varios prop. industrial”, del 15/9/1995 y sus citas). Por lo demás, corresponde precisar que aun cuando el recaudo de la verosimilitud del derecho está influido por la índole del reclamo principal, del que no puede ser desvinculada la media, no es procedente un análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya índole y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad (conf. esta Sala, causa 6272/00 del 27/9/2000; Sala I, causa 7438 citada; Sala II, causa 7982 citada), una vez establecido el contradictorio.
3225. CNFed. Civ. y Com., Sala II, 16/11/2006, “Philip Morris Products S.A.”, LL online.
3226. Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1989, pp. 35 y ss.
3227. CNFed. Civ. y Com., Sala I, “Deltaven S.A. c./ Publicidad Contacto S.A. y otros”, 3/10/2002, LL, 2003-C-91.
3228. CNFed. Civ. y Com., Sala I, “FH Producciones S.R.L. y otro c./ I Team S.R.L. y otros”, 17/9/2002, LL, 2003-D-1007.
3229. Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1989, p. 277.
3230. La caución exigida a la demandada guarda un objeto diverso al de la que se establece a favor de la actora, en el marco del art. 35 de la ley de marcas, pues mientras esta última se encuentra dirigida a asegurar el resarcimiento de los perjuicios que le podría producir la continuación del uso de la marca o designación por parte de la accionada, la contracautela sólo está dirigida a resguardarla de los daños que pudiera producirle la actitud de cesar en el uso de la marca o designación cuestionada o la obligación de caucionar (CNFed. Civ. y Com., Sala III, “Inversora Lumirt SA c/ García Agustín s/ cese de oposición al registro de marca”, 3/11/1998, LL online).
3231. CNFed. Civ. y Com., Sala III, “Roemmers SAICF c/ Dupomar SACIF especialidades medicinales s/ cese de uso de marca”, 7/7/1995, LL online.
3232. Cfr. art. 40, Ley N° 22362.
3233. CNFed. Civ. y Com., Sala III, 15/10/1997, “Muriado, Marcelo y otros s/ medidas cautelares”, LL online.
3234. CNFed. Civ. y Com., Sala I, 4/2/2001, “Mayo,Marcos Daniel c/ Pelikan SA s/ incidente de apelación”, LL online.
3235. CNCiv., Sala I, 1/10/1998, “F., M. E. c. B., E.”, LL, 1999-F-790 [42.220-S]; JA, 1998IV-490.
3236. Es improcedente el levantamiento de la medida cautelar dispuesta en los términos del art. 40 de la Ley N° 22362 si el peticionante de la medida inició dentro de los 15 días que prevé la citada norma el proceso de mediación, pues ello es demostrativo de una actitud no elusiva por parte de este, finalidad perseguida por la ley al tratar de evitar que el proceso cautelar se convierta en un instrumento de presión sobre su destinatario (CNFed. Civ. y Com., Sala I, “Mayo, Marcos D. c. Pelikan S.A.”, 5/4/2001; DJ, 2001-3, 524; LL, 2001-F-473).
3237. Bensadón, Martín, “Patentes de invención: las medidas cautelares y la inversión de la carga de la prueba luego de la reforma de la Ley N° 25859”, LL, 2004-D-1355.
3238. Ibídem, p. 1356.
3239. Bensadón, Martín, “Patentes de invención: las medidas cautelares y la inversión de la carga de la prueba luego de la reforma de la ley 25.859”, op. cit., p. 1357.
3240. Cantafio, Fabio Fidel, “Análisis de la jurisprudencia sobre las medidas cautelares en materia de protección de información confidencial y de patentes de medicamentos”, LL, 2007-C-849.
3241. Cantafio, Fabio Fidel, “Análisis de la jurisprudencia sobre las medidas cautelares en materia de protección de información confidencial y de patentes de medicamentos”, op. cit., p. 850.
3242. Kors, Jorge, “Medidas cautelares en materia de propiedad industrial. Legislación, doctrina y jurisprudencia”, JA, 2000-IV-833.
3243. Muy interesante es el caso de “Digna Ochoa”, en el que la Corte había dispuesto medidas provisionales en protección de la víctima, defensora de los derechos humanos en México y de otras personas, que habían sido amenazadas de muerte por sus actividades. Se dispuso una custodia que duró varios meses. Las medidas resultaron eficaces mientras duraron y fueron levantadas en agosto de 2001. En octubre de 2001 Digna Ochoa fue asesinada.
3244. Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 3ª edición, 2004, p. 373.
3245. Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales, op. cit., p. 379.
3246. Temponi, Cristina, “Una mirada general al sistema de medidas cautelares en Brasil”, Revista Aportes (de la Fundación para el Debido Proceso Legal), año 16, N° 5, 2012, p. 32.
3247. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Tratado de Derecho Procesal Civil, T. I, Buenos Aires, La Ley, 2009, pp. 557 y ss.
3248. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Sistema Procesal Interamericano, Buenos Aires, Ediar, 2016, cap. V y XXII.